Come registrare un marchio: la guida, i requisiti e i costi

• Il marchio di un’impresa è un elemento distintivo che permette al consumatore di distinguere un prodotto offerto da un’azienda da quello proposto da un’altra.
• Il marchio registrato può essere di tre tipologie: italiano, europeo e internazionale.
• Per poter registrare un marchio, questo deve rispettare tre requisiti: novità, liceità e verità.

Un’azienda, per essere riconoscibile dai consumatori, ha la necessità di proteggere i suoi segni distintivi, a partire dal marchio dei prodotti o servizi specifici che propone sul mercato.

Ma come registrare un marchio? La registrazione di un marchio porta ad un’azienda grandi vantaggi, a partire dalla tutela su tutto il territorio alla protezione dalle possibili contraffazioni.

I vantaggi e le funzioni del marchio registrato sono tanti, e li vedremo nel dettaglio all’interno di questa guida. Ecco quali sono le funzioni del marchio, come registrare un marchio e i passaggi previsti, i costi da sostenere e i requisiti da rispettare.

Cos’è un marchio

Possiamo definire marchio come il segno grafico con il quale l’impresa identifica i propri prodotti e servizi, che lo distingue dalla concorrenza. La fonte normativa relativa ai requisiti e alle funzioni del marchio è l’articolo 7 del Codice Italiano della Proprietà Industriale, che stabilisce che:

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e

b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

La disciplina riguardante i marchi d’impresa fa riferimento principalmente al D. Lgs. 30/2005, anche noto come Codice della Proprietà Industriale (“CPI”), oltre ad alcune sezioni del Codice Civile. Tra le normative che regolano il marchio vi sono anche strumenti legislativi dell’Unione Europea e Convenzioni internazionali. Il marchio svolge quindi le seguenti funzioni:

• distintiva: consente al consumatore di distinguere un prodotto o un servizio dagli altri;
• di qualità: permette al consumatore di collegare determinate qualità o caratteristiche a un prodotto o servizio specifico;
• di comunicazione: il segno distintivo dell’azienda fidelizza il cliente;
• pubblicitaria: attira i consumatori verso prodotti o servizi e costituisce l’elemento su cui molte aziende costruiscono la propria identità;
• di investimento: accresce la reputazione e l’attrattiva di un imprenditore.

In un’attività imprenditoriale il marchio può essere utilizzato in modi differenti. Per tale motivo possiamo fare alcune distinzioni:

• marchio generale: utilizzato per tutti i prodotti o servizi e può coincidere con la ragione sociale dell’impresa, oppure il marchio speciale che identifica specifici prodotti o servizi;
• marchi di fabbrica, apposti dal produttore, marchi di commercio, apposti dai venditori, e marchi di servizio, apposti dai fornitori di servizi.

Composizione del  marchio

Quando si elabora un marchio da registrare, che diventerà il segno distintivo di un’impresa, di un prodotto o servizio, è importante scegliere con cura quali sono le informazioni che si intende trasmettere al consumatore. È anche importante verificare che il marchio sia nuovo e differente dai marchi già presenti sul mercato.

Il marchio può essere realizzato in diversi modi:

• denominativo: composto solamente da parole;
• figurativo: composto da una figura o una riproduzione di oggetti reali o di fantasia, anche se composto da parole e elementi figurativi;
• di forma o tridimensionale: composto da una forma tridimensionale e può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto;
• sonoro: un suono o da una combinazione di suoni (suonerie, jingle, motivi musicali o semplici suoni);
• di movimento: costituito da un cambiamento di posizione degli elementi dello stesso;
• multimediale: composto dalla combinazione di immagine e suoni;
• marchio a motivi ripetuti: costituito da un insieme di elementi ripetuti in modo regolare;
• marchio di posizione: consiste nella posizione specifica e ben definita sul prodotto;
• marchio olografico: consiste in elementi con caratteristiche olografiche.

Tipologie di marchio

Oltre alle categorizzazioni viste prima, a livello normativo possiamo suddividere il marchio registrato in tre diverse tipologie:

• Marchio Nazionale: la tutela del marchio si limita al territorio italiano. La registrazione può essere fatta presso: UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
• Marchio Comunitario: la tutela giuridica del marchio vale in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. La registrazione del marchio europeo può essere fatta presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO);
• Marchio internazionale: la tutela giuridica vale in tutti i Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono all’Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid. Si può registrare questo tipo di marchio tramite EUIPO, oppure all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o procedere tramite la camera di commercio.

Registrazione di un marchio

Registrare un marchio significa creare un monopolio assoluto su di esso che nessuno potrà utilizzare senza il consenso. Il marchio registrato diventa così un segno distintivo che gode della tutela di un ente governativo preposto.

Il consumatore, grazie al marchio registrato, può facilmente risalire alla fonte d’origine dei prodotti o servizi. L’impresa, inoltre, può impedire a terzi l’utilizzo improprio del marchio.

La registrazione di un marchio quindi è una vera e propria tutela su un prodotto o un servizio specifico erogato da un’impresa, tuttavia ci sono particolari requisiti per procedere con la registrazione.

Chi può registrare un marchio

La domanda per la registrazione di un marchio può essere presentata da qualsiasi soggetto. A seguito delle modifiche alla normativa, oggi la registrazione del marchio non è riservata solamente ai soggetti titolari di Partita Iva o alle aziende.

Infatti, attualmente sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono presentare una domanda per registrare un marchio. Di conseguenza, anche i privati possono registrare un marchio.

Più nello specifico, il marchio può essere registrato da chi lo utilizza o da chi intende utilizzarlo nella propria impresa. Può essere registrato anche da minorenni, o anche da stranieri purché domiciliati in uno dei Paesi dell’Unione Europea. I titolari di un marchio possono essere più soggetti.

Requisiti per registrare un marchio

Per poter essere registrato, il marchio deve rispettare tre requisiti fondamentali:

• originalità;
• verità;
• liceità.

Per originalità si intende la sua capacità distintiva, che lo renda idoneo a distinguere un prodotto dagli altri. Ne consegue che non possono essere utilizzati come marchi:

• le denominazioni generiche o la figura generica del prodotto;
• le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali come la qualità, la quantità o la destinazione;
• i segni di uso comune.

Il requisito della verità si riferisce al divieto di inserire nel marchio segni relativi alla natura, alla provenienza geografica o alla qualità dei prodotti o servizi che possono trarre in inganno in consumatore. Il marchio non deve essere stato usato in precedenza per scopi o prodotti simili a quelli per cui è richiesta la registrazione.

Infine, il marchio, per il principio di liceità, non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, oltre a stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali. Se non si rispetta uno o più dei requisiti sopraelencati il marchio sarà considerato nullo.

Durata del marchio

La registrazione del marchio ha una durata limitata nel tempo pari a 10 anni, ma può essere rinnovata ogni 10 anni senza limiti temporali.

Tuttavia, la normativa stabilisce che una volta che il marchio è stato concesso, questo debba essere oggetto di uso effettivo entro cinque anni. Quindi, se dalla concessione del marchio questo non viene utilizzato per cinque anni consecutivi, sarà soggetto a decadenza per non uso e, di conseguenza, sarà eliminato dai registri.

Il rinnovo può essere richiesto effettuando una nuova domanda di registrazione collegata alla domanda precedente o, in alternativa, presentando un’istanza e pagando la tassa prevista.

Come registrare un marchio

Per registrare un marchio italiano bisogna rivolgersi alla Camera di Commercio e Artigianato oppure sul portale UIBM scaricando il Modulo C. Il Modulo C è un documento con il quale si richiede la verifica del marchio attraverso una raccomandata a/r o con procedura telematica.

La domanda dovrà contenere:

• dati anagrafici del titolare e caratteristiche del marchio;
• copia dei documenti d’identità del titolare del marchio;
• prova del pagamento dei diritti e delle tasse in segreteria;
• marca da bollo;
• F24 della tassa di registrazione;
• tre copie firmate della documentazione.

Per la registrazione del marchio europeo, invece, bisogna rivolgersi all’EUIPO inoltrando la domanda con modello cartaceo o per via telematica. Infine, la domanda di registrazione del marchio internazionale deve essere inoltrata all’Ente OMPI o WIPO per via telematica compilando il modulo ufficiale.

Dopo la verifica effettuata dall’ente competente, una volta accettata la registrazione, il titolare è tenuto all’utilizzo del marchio entro 5 anni. Se ciò non avviene, come anticipato, la pena sarà la decadenza del marchio per non uso.

Quanto costa registrare un marchio

La domanda di registrazione del marchio comporta dei costi, sia che si tratti di un marchio italiano e sia per i marchi internazionali. I costi previsti per la domanda di registrazione telematica tramite sito UIBM di un marchio nazionale sono:

• 101 euro di tassa di registrazione comprensiva di 1 classe;
• 34 euro di tassa per ogni classe aggiunta;
• 16 euro per la marca da bollo da applicare sul modulo di richiesta originale;
• 40 euro per le spese amministrative (non previste nella procedura telematica).

I costi possono aumentare nel caso in cui le operazioni vengano effettuate da un mandatario, come un consulente in proprietà industriale o un avvocato iscritto al relativo albo professionale. I costi di registrazione del marchio europeo con deposizione online tramite sito EUIPO sono:

• 850 euro di tassa di registrazione comprensiva di 1 classe;
• 50 euro di tassa per la seconda classe aggiunta;
• 150 euro di tassa per la terza classe aggiunta;
• 150 euro di tassa di supplemento per ogni classe aggiuntiva.

Stabilire il costo della registrazione del marchio internazionale è più complesso poiché le tasse dipendono dalla provenienza del marchio. Ad esempio, se il marchio è italiano il titolare dovrà pagare la tassa UIBM, mentre se è europeo bisogna pagare quella UAMI. In più, ogni Paese applica delle regole differenti di tassazione.

La registrazione di un marchio internazionale prevede una tassa fissa a favore di OMPI. Questa può essere di due tipi:

• 532 Euro per registrare un marchio denominativo per una sola categoria di prodotti;
• 736 Euro per registrare un marchio figurativo per una sola categoria di prodotti;
• 135 Euro di tassa di registrazione per primo deposito.

Registrare un marchio: i vantaggi

Registrare un marchio è un passaggio fondamentale per un’impresa. Si tratta di uno step importante a cui pensare quando si propone sul mercato un prodotto o un servizio. Inoltre, registrare il logo dell’impresa, ovvero il marchio con cui si presenta, è altrettanto importante. Questi sono alcuni dei vantaggi apportati dalla registrazione del marchio:

• tutelare l’identità aziendale;
• facilitare le azioni difensive;
• rafforzare la brand reputation;
• possibilità di sfruttare il valore commerciale del marchio attraverso licenze, cessioni, sponsorizzazioni, merchandising e franchising;
• accedere a fonti di finanziamento;
• valorizzare l’attività d’impresa;
• impedire l’uso non autorizzato del marchio (identico o simile) da parte di altre imprese.

Come registrare un marchio – Domande frequenti